Початковою передумовою в схемі охорони є те, що все створене компанією народжується як комерційна таємниця - джерело ідей і новацій, у яких можна впевнитися. Це основа, на якій розвивається вся творча діяльність. Вона містить у собі технологію використання устаткування, результати роботи службовців, досвід і командну роботу, а також експерименти, інженерні плани, ескізи, плани підприємства, шляхи поширення товарів і методи опрацювання інформації. "Ноу-хау" також містить у собі попередні невдачі, перевірені експерименти та будь-які інші несподівані або небажані події, що сприяють придбанню компанією цінної інформації, тобто переборені компанією труднощі.
Нагромадження ноу-хау протягом певного періоду створює інкубаційне середовище, що дає початок унікальним ідеям, концепціям або інноваціям. При додатковому дослідженні ідеї, концепції або інновації стають більш визначеними і "цеглинки" ноу-хау збираються в одне ціле, формуючи об'єкт охорони, що міг би кваліфікуватися для застосування до нього законодавства про інтелектуальну власність.
Описаний процес може тривати роками, а може початися й завершитись протягом однієї ночі. Наприклад, після багатьох років досліджень науковець, зрештою, відкриває оптимальний хімічний процес, який можна буде охороняти комерційною таємницею або патентуванням. Фахівець з маркетингу після кількох днів мозкового штурму формує гасло для нової рекламної кампанії, яке можна охоронятися торговельною маркою. Хоча генезис і часові рамки для обох об'єктів охорони різні, кожен з них базується на фундаменті ноу-хау. У такий спосіб ноу-хау - це фундамент, на якому компанії формують портфель своєї інтелектуальної власності, куди входять патенти, авторські права, торговельні марки, комерційні таємниці тощо.
Об'єкт, що кваліфікується для охорони патентом, авторським правом, торговельною маркою, міститься всередині ноу-хау. Зовнішня частина цього простору складається з непридатних для правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. Патентна сфера містить предметну галузь, що патентується, зокрема й деталі та вузли устаткування, способи операцій з матеріальними об'єктами, штучно створені речовини й матеріали. Частина цієї сфери відведена предметній галузі, що підходить для охорони патентом на промисловий зразок. Вона містить у собі декоративні художньо-конструкторські аспекти товарів, що серійно випускаються. Сфера авторських прав охоплює предметну галузь, що підходить для охорони авторським правом творів, зокрема й рекламу, ярлики, брошури, програмне забезпечення. І, нарешті, сфера торговельних марок містить предметну галузь, що підходить для реєстрації засобів індивідуалізації товарів і послуг.
Розгляньмо основні етапи, які треба враховувати при визначенні, чи виправдує певний розпізнавальний об'єкт будь-яку охорону взагалі.
Першим важливим етапом відповідно до схеми охорони є визначення того, чи варто охороняти цей об'єкт. Для відповіді на питання про необхідність правової охорони потрібно проаналізувати низку чинників.
Чи є об'єкт охорони відомим? Загальновідомий об'єкт не буде придатним для охорони комерційною таємницею в силу невідповідності вимозі засекреченості. Цей об'єкт не буде придатним для охорони патентом або товарним знаком, якщо його вже знають і використовували інші до того часу, як компанія розробила й ідентифікувала його.
Чи є ексклюзивне володіння об'єктом передбачуваної охорони? Зазвичай наявність виключних прав - це основна причина охорони інтелектуальної власності і, на жаль, часто, єдиний чинник, що його розглядають компанії, визначаючи необхідність охорони тих або інших ідей. Власник патенту має право відсторонити інших від виробництва, використання або реалізації певного винаходу або його еквівалента на всій території дії патенту та на весь термін його дії. Власник авторських прав має виключне право робити копії й поширювати твори, захищені авторськими правами. Власник торговельної марки має виключне право на фактичне використання зареєстрованої марки на всій території її дії. Власник комерційної таємниці має право перешкодити іншим красти його секрети, хоча, власне кажучи, це право є винятковим не на об'єкт охорони, а на охорону комерційних інтересів власника комерційної таємниці.
Виключні права на об'єкти права інтелектуальної власності використовуються як у захисних цілях, щоб не дозволити конкурентам законно використовувати чужі творчі досягнення, так і як ефективна наступальна зброя, для того щоб:
не тільки зупинити виготовлення або використання конкурентами-порушниками прав безпосередньо об'єкта охорони, але й заборонити або обмежити використання його еквівалента, навіть якщо конкуренти створили останнього незалежно;
відшкодувати грошові збитки, понесені в результаті чиєїсь діяльності, що порушує права інтелектуальної власності. Конкурент може, наприклад, дістати значну ринкову перевагу з
конкретної технології, навіть якщо ця ж сама технологія не приносить відчутної користі тому, хто нею правомірно володіє. Компанія може захотіти послабити дію конкурентів на свої товари шляхом захисту подібної технології.
Є два альтернативних шляхи запобігання можливості володіти об'єктом з боку конкурента: одержати на цей об'єкт права інтелектуальної власності або привселюдно розсекретити його в якій-небудь публікації. Щодо першої альтернативи можна сказати, що одержання прав інтелектуальної власності перешкодить конкурентові дістати аналогічні права інтелектуальної власності на цей об'єкт. Компанії варто обрати першу альтернативу, якщо вона планує комерціалізувати об'єкт охорони або прагне послабити вплив товарів конкурента на свою продукцію.
З іншого боку, можна обрати шлях опублікування, якщо немає жодного комерційного інтересу до цієї технології й немає заклопотаності тим, чи матимуть конкуренти доступ до неї. У результаті опублікування ніхто, зокрема й автор та його конкуренти, не зможе заволодіти матеріальними правами інтелектуальної власності на цю технологію.
Чи є об'єкт охорони практичним з економічних міркувань? Економіка відіграє важливу роль у визначенні того, чи потрібно охороняти той або інший об'єкт. Окремі інновації вочевидь роблять якість товару кращою порівняно з іншими. Однак вони можуть так ніколи і не потрапити у виробничі лінії через непомірні витрати на здійснення їх. Інновації, що є занадто дорогими для впровадження у виробничий цикл, не дуже привабливі для їх охорони.
Чи сприяє об'єкт охорони зниженню витрат компанії? Об'єкт, що певною мірою допоможе знизити витрати компанії, варто охороняти. Наприклад, нову технологію, що знижує виробничі витрати, варто оформити комерційною таємницею або патентом. Нову бухгалтерську процедуру, що знижує адміністративні витрати, варто теж охороняти як комерційну таємницю.
Чи сприяє об'єкт охорони задоволенню бажань споживача? Об'єкт, що допомагає задовольнити бажання споживачів, варто охороняти. І компанія-творець об'єкта, і її конкуренти постійно прислухаються до споживачів, і це втілюється в концентрованих зусиллях, спрямованих на ліпше обслуговування їхніх потреб. Будь-яка нова концепція, що може дати компанії виграш у змаганні зі своїм конкурентом через задоволення визначеної потреби клієнтів, виправдує охорону. Приміром, товар, створений у відповідь на пропозиції споживачів або у відповідь на результати дослідження потреб споживача, варто патентувати. Ефективніший план збуту, спрямований на поліпшення обслуговування потреб клієнтів, слід охороняти як комерційну таємницю.
Чи сприяє об'єкт охорони досягненню цілей компанії? Цілі, що їх ставить компанія в галузі технології, є важливими чинниками при встановленні виправданості охорони визначеного об'єкта. Інновації, згенєровані в результаті дослідницьких зусиль і належні до основної технології компанії, мають бути захищеними.
Чи сприяє об'єкт охорони здійсненню стратегії компанії та зміцненню її становища на ринку? Становище на ринку й стратегія компанії зі збільшення частки ринку відіграють важливу роль при встановленні виправданості охорони визначеного об'єкта. Якщо нова концепція може вплинути на становище компанії на ринку, то її треба охороняти як інтелектуальну власність.
Інтелектуальна власність часто корисна для забезпечення конкурентності компанії на ринку. Вона може допомогти контролювати частку ринку й полегшити вихід на нові зовнішні або внутрішні ринки. Охоронювана інтелектуальна власність також може запобігти виходові на ринок потенційних конкурентів. Вона може також сприяти збільшенню тривалості життя на ринку продукції компанії.
Чи готовий і чи досить розвинутий ринок, щоб прийняти певну технологію? Правова охорона інновацій носить менш критичний характер, коли ринок не дозрів для нової технології й видно, що не буде готовий до цього протягом усього терміну дії охорони. Якщо ринок не готовий прийняти нову технологію, капітал, вкладений у її охорону, може бути просто розтрачений даремно. Приміром, чи повинна компанія патентувати ідею про транзитну систему? Відповідно до цієї ідеї передбачається всі основні дороги обладнати вбудованими магнітними коліями для автомобілів, що рухаються із заздалегідь визначеною швидкістю потоку та відповідним маршрутом. У процесі ухвалення рішення про охорони цієї ідеї, ймовірно, спливе той факт, що реалізація її можлива в настільки далекому майбутньому, що термін патентної охорони закінчиться навіть раніше, ніж ідею розглянуть урядові органи.
9. Чи посилює об'єкт охорони становище компанії в певній галузі? Правова охорона інновацій дуже важливий для нових або малих компаній у силу того, що це дає їм великі шанси в конкуренції з більшими компаніями, які закріпилися на ринку. Тоді як великі компанії мають добре організовані виробничі лінії, мережі збуту та поширення товарів, а також давні відносини зі споживачем, молодші й дрібніші мусять покладатися на свою технологічну перевагу. Якщо не охорони передову технологію, це може призвести до зменшення терміну життя нової або малої компанії.
Коли компанія "XEROX" була ще молодою, її портфель патентів на копіювальні машини, які працюють зі звичайним папером, врятував її від великих компаній, що могли б легко захопити копіювальну промисловість, якби не було патентна охорона. Крім того, унікальна торговельна марка "XEROX" забезпечила компанії значну ринкову перевагу, тому що стала загальновідомою. Інтелектуальна власність "XEROX" довела своє величезне значення на ранніх стадіях зростання цієї компанії.
Компанія, що посилено вкладає гроші в дослідження та розробки, повинна віддати перевагу правовій охороні. Витрати на дослідження та розробки будуть компенсовані повніше, якщо кінцевий продукт має як комерційний успіх, так і охорону.
Охорона інтелектуальної власності в одних галузях промисловості важливіший, аніж в інших. Компанія, що функціонує в галузі з найсильнішою конкуренцією, повинна віддати перевагу правовій охороні. Солідний портфель інтелектуальної власності може забезпечити необхідну перевагу над конкурентами в певній
Чи є об'єкт охорони потенційно ліцензованим? Потенційно ліцензований об'єкт варто охороняти. Ліцензований об'єкт може:
приносити додатковий річний прибуток за допомогою виплати винагороди власникові;
бути використаним при обміні на технологію іншої компанії шляхом перехресного ліцензування;
створити основу в майбутньому на одержання прав на вдосконалену технологію з іншої компанії, що передаються назад ліцензіарові за умовами зворотної ліцензії.
Чи поліпшить об'єкт охорони корпоративні позиції в сфері укладання угод? Часто компанії підписують угоди з обміну технологічними ідеями, щоб почати спільне ризиковане підприємство розроблення майбутніх технологій. Солідний портфель інтелектуальної власності допоможе посилити позиції компанії під час переговорів щодо підписання таких угод. Якщо компанії як інтелектуальну власність нічого покласти на стіл переговорів, то вона в процесі переговорів не має взагалі або має мало важелів для підписання взаємовигідних угод з іншою компанією.
Портфелі інтелектуальної власності також відіграють важливу роль у потенційних ділових відносинах між двома або більше компаніями. Солідність цих портфелів може забезпечити компаніям необхідний спонукальний мотив, щоб сісти за стіл переговорів.
Солідний портфель інтелектуальної власності, що зміцнює позиції компанії при підписанні угод, особливо важливий для малих компаній. Одним із кращих способів залучення більших компаній до серйозних ділових переговорів є володіння інтелектуальною власністю, що була б вигідною й для більшої компанії.
Чи має об'єкт охорони достатню цінність, щоб виправдати витрати обмежених ресурсів? Більшість компаній мають відносно малі бюджети для охорони інтелектуальної власності. Тому компанії зобов'язані максимізувати охорону своєї інтелектуальної власності в рамках обмежених економічних можливостей. Охороняти всі комерційні таємниці найчастіше неможливо. І тим не менш, коли нема охорони в значущих інноваціях, це може завдати компанії серйозної шкоди.
Щоб оцінити кількість охоронюваної інтелектуальної власності, нерідко дотримуються правила, відповідно до якого компанія буде охороняти стільки ж технологічних інновацій, скільки й інші компанії певної галузі. Крім того, компанія може втратити, якщо кожна її ідея або концепція діставатиме зайву патентну охорону, у результаті чого буде зменшена ефективність кроків стосовно охорони комерційних секретів. З іншого боку, через зайву охорону ноу-хау виникають труднощі під час судового розгляду, пов'язаного з відділенням ноу-хау, яке компанія бажає захистити, починаючи формальні підтверджувальні кроки, від ноу-хау, що не надто сильно її хвилює.
| На користь правової охорони | Відмовлення від правової охорони |
| Об'єкт охорони ще не є широко відомим | Об'єкт охорони вже широко відомий |
| Бажання мати виключні права на об'єкт охорони | Виключні права на об'єкт охорони не мають особливого значення |
| Запобігання можливості володіти та використовувати об'єкт охорони з боку конкурентів | Використання об'єкта охорони конкурентами не має значення |
| Об'єкт охорони робить продукцію компанії більш конкурентною | Об'єкт охорони ніяк не зміцнює позицій на ринку продукції компанії |
| Об'єкт охорони є економічно вигідним і може мати конкурентну ціну | Об'єкт охорони коштує занадто дорого, щоб впровадити його в продукцію |
| Об'єкт охорони знижує витрати компанії | Об'єкт охорони збільшує витрати компанії |
Чи підвищує об'єкт охорони вартість сумарних активів? Права на об'єкти прав інтелектуальної власності є ціннішими активами, ніж неохоронювані результати творчої діяльності. Інтелектуальна власність є розпізнаною й має значні юридичні права та засобами проти злодійства і порушень. її набагато легше виразити кількісно на переговорах стосовно ліцензування або в інших ділових угодах, ніж неохоронювану інформацію. Крім того, інтелектуальну власність можна використовувати як додаткову заставу в угодах про заставне фінансування. Банки віддають перевагу конкретній власності, зокрема й інтелектуальній. Поки що в Україні така практика трапляється рідко.
У табл.3.1 зібрано деякі з основних чинників, які треба розглянути при визначенні того, чи виправдовує певний ідентифікований об'єкт який-небудь охорону узагалі.
Чинники, що впливають на рішення про охорону
| Об'єкт охорони відповідає бажанням споживачів | Об'єкт охорони не відповідає бажанням споживачів |
| Об'єкт охорони сприяє досягненню цілей компанії | Об'єкт охорони ніяк не співвідноситься з цілями компанії |
| Об'єкт охорони поліпшує становище компанії на ринку | Об'єкт охорони не чинить жодного впливу на становище компанії на ринку |
| Ринок дозрів і готовий прийняти технологію, що містить об'єкт охорони | Ринок або не дозрів, або не готовий прийняти технологію, що містить об'єкт охорони |
| Об'єкт охорони поліпшує становище компанії в сфері підписання угод | Об'єкт охорони не поліпшує становища компанії в сфері підписання угод |
| Об'єкт охорони має потенціал ліцензування | Об'єкт охорони не має жодного потенціалу ліцензування |
| Об'єкт охорони має достатню цінність, щоб виправдати обмежені капітальні витрати | Об'єкт охорони не вартий інвестування обмеженого капіталу |
| Захищений об'єкт містить у собі вимірювані активи | Незахищений об'єкт може й не містити вимірюваних активів |
Якщо в результаті розгляду відповідних чинників на користь і проти охорони можна дійти висновку, що всі "за" та "проти" збалансовані, то варто обрати варіант правової охорони нового об'єкта. Краще помилитися, вибравши охорону інновації або ідеї спочатку як комерційної таємниці з дуже малими капітальними витратами, ніж надалі шкодувати про втрачену можливість. Пізніше завжди можна прийняти рішення про доцільність продовження правової охорони.
Охороняючи інновації тимчасово як комерційні секрети, можна заощадити час для додаткової оцінки того, чи є нова технологія цінністю для компанії. Коли змінюється споживчий попит, то технологія, яку визнавали малоцінною, може зненацька стати цінною. Отже, охорона інновацій комерційною таємницею, принаймні тимчасовий, дасть змогу пізніше прийняти рішення про подальшу правову охорону, коли буде отримано нову інформацію. Навпаки, за незахищеності нових ідей від початку виникає значний ризик втрати взагалі можливості правової охорони їх у майбутньому. Якщо від самого початку нові ідеї не класифікуються як комерційні таємниці, працівники компанії можуть не дотримуватися розумної обережності, щоб охороняти їх у відповідному режимі.
Однак перед тим як використовувати власні інновації, потрібно мати на увазі, що ті з них, які автор вважає новими, можуть виявитися такими, на які вже хтось інший має права інтелектуальної власності. Отже, варто визначити, чи є нова ідея доступною для використання, до того як компанія через свою необізнаність почне використовувати її або порушувати чиїсь права власності. Перш ніж сліпо впроваджувати інновацію в будь-який товар, потрібно визначити, чи не порушує вона чиїхось прав.
Така альтернатива може бути не настільки очевидною. Компанія може опублікувати свої результати в технічному або комерційному журналах, щоб зробити певний об'єкт доступним для громадськості. Головною підставою для такої публікації є запобігання "відкриттю" цього ж самого об'єкта конкурентами та блокування використання його іншими учасниками ринку.
Приклад. Компанія виробляє й реалізовує аналогові фільтри для використання їх у телевізорах, радіо та мікрохвильових системах зв'язку. У сфері виробництва аналогових фільтрів наявна сильна конкуренція. Одного разу інженер компанії знайшов оригінальний спосіб поліпшити експлуатаційні якостей своїх фільтрів. Він з'ясував, що, розміщуючи елементи схеми окремо й подалі один від одного та розташовуючи всі ємнісні елементи на протилежному боці монтажної плати, за допомогою такого фільтра можна знизити рівень небажаних шумів на п'ять відсотків. Компанія уважно розглянула можливість охорони вдосконалення, запропонованого інженером, але визнала його недостатньо цінним, щоб захистити. Вона знайшла дві причини для такого рішення. По-перше, нове технічне рішення може не задовольнити вимог, поставлених до патентування. Наприклад, удосконалення може не бути досить новим або бути очевидним. Отже, на думку компанії, визначена ймовірність неотримання патентної охорони не виправдовує тих витрат, що підуть на процедуру підготування та подання заявки на винахід. По-друге, оформлення комерційної таємниці не забезпечить адекватної охорони. Якщо певне вдосконалення впровадити в будь-яку продукцію, його легко виявлять конкуренти при розкритті виробу, в результаті чого охорона комерційною таємницею, найімовірніше, буде втрачено.
Попри те, що компанія вирішила не охороняти вдосконалення, вона усвідомлює, що її конкуренти можуть визнати подібне технічне рішення таким, що виправдовує витрати на патентування. Конкуренти можуть незалежно один від одного знайти подібний варіант і заявити вдосконалення як своє власне. Щоб запобігти можливості претензій конкурентів стосовно пропозиції інженера компанії, слід його опублікувати. Така публікація перешкодить конкурентам одержати патентні права на аналогічне технічне рішення, тому що компанія встановлює для них перешкоди "опорочено за критерієм новизни". Опублікування також заздалегідь передбачає володіння правами на комерційну таємницю.
Можна опублікувати опис певної інновації в будь-якому журналі або бюлетені незалежно від накладу й авторитету видання серед фахівців. Наприклад, компанія IBMперіодично публікує своє ноу-хау в "Технічних показниках ІВМ".
Як відомо, опис винаходу, вміщений у патентну заявку, має бути таким, щоб середній фахівець у певній галузі міг відтворити його. Інакше винахід вважається недостатньо розкритим для навколишнього світу. Такий же підхід повинен бути при намірі опублікувати нову технологію, щоб запобігти можливості заяви іншими виключних прав на неї. Потрібно впевнитися, що ця технологія в публікації розкривається достатньо, для того щоб інші могли її практично використовувати.